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30/08/2010 - Registro. INPI. Marca. Duplicidade - STJ

Trata-se de ação anulatória de registro de marca, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela recorrida. No recurso especial, a recorrente sustenta que a recorrida somente ajuizou a ação após ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos e também afirma ter a prevalência do registro da marca pela anterioridade de sua concessão. Na hipótese dos autos, ambas as empresas prestam serviços de consultoria e estudos na área de geologia, além de comercializarem produtos e derivados de minerais. Porém, anotou-se, nos autos, que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) verificou que, embora tenha concedido o registro da recorrente em 5/8/1991, portanto antes do registro da recorrida, feito em 25/8/1998, durante o procedimento administrativo, não foi observado que já existia, desde 26/5/1989, pedido de registro de marca idêntica solicitado pela recorrida. Nesses casos, é de rigor o sobrestamento do procedimento que se iniciou por último, até que o pedido anterior seja julgado. Por outro lado, quando um pedido de registro de marca é apresentado ao INPI e eventuais conflitos surgem, a jurisprudência tem resolvido esses casos pela prevalência do registro mais antigo. No caso dos autos, a ação anulatória de registro foi proposta em 18/12/2000, dentro do prazo legal e, enquanto pendente processo administrativo, não flui o prazo prescricional. Por isso, o Min. Relator afastou a preliminar de prescrição quinquenal. Ponderou ser a função primordial da marca identificar um produto de um serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores confundam serviços afins da concorrência. É que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo a seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida. Dessa forma, para o Min. Relator, foge à lógica do razoável que um pedido de registro posterior seja examinado e deferido sem que houvesse finalização do procedimento administrativo daquele que iniciou primeiro. Diante do exposto, a Turma, prosseguindo no julgamento, negou provimento ao recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 964.524-SE, DJe 1º/2/2010, e REsp 30.636-SC, DJ 11/10/1993. REsp 899.839-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010.

Fonte: Informativo do STJ

 

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